Novo entendimento 💡 do INPI sobre registro de expressão de propaganda como marca ®️

Novo entendimento 💡 do INPI sobre registro de expressão de propaganda como marca ®️

No último dia 30 de outubro, participei de evento do INPI em que foi discutida uma nova interpretação do inciso VII do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, que permitirá o registro de slogans e taglines como marca.

Como era o entendimento do INPI

Este item diz: “Art. 124. Não são registráveis como marca: VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Até então, era o entendimento do INPI que deveria haver indeferimento sempre que o sinal marcário contém:

• Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
• Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
• Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Este entendimento está desalinhado com as legislações internacionais e, de acordo com um levantamento apresentado pelo INPI, os únicos países que possuem este entendimento restritivo são o Brasil e a Coréia do Sul.

Como vai ser o novo entendimento do INPI

O INPI preparou material de revisão deste item, que deve entrar em vigor no próximo dia 27 de novembro de 2024, contendo importantes alterações, que resumo abaixo:

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal como um todo atender a duas condições cumulativas:

• Exercer função de propaganda; e
• Ser incapaz de exercer função distintiva.

Então a partir deste novo entendimento, será possível o registro como marca de:

✅Combinação de elementos distintivos com elementos que exercem somente função de propaganda, como por exemplo:

Melhoral, é melhor e não faz mal

Panamericano. Tudo por você.

✅Combinação de elementos capazes de exercer ao mesmo tempo a função distintiva e a função de propaganda, devendo-se ter em vista que a utilização de certos artifícios (como elementos inesperados, como por exemplo):

I CAN´T BELIEVE IT´S YOGURT – para identificar iogurte

YOU CAN DANCE – para identificar serviços de entretenimento

O FUTURO É AGORA – para identificar elaboração [concepção] de software de computador. A expressão exerce simultaneamente a função de propaganda e de marca, transmitindo conceitos de maneira ampla o suficiente para admitir diferentes interpretações e alcançar um grau mínimo de originalidade para distinguir os serviços em questão.

STJ já reconhece casos de marcas contendo expressão de propaganda

Este entendimento já vinha sendo adotado pelo judiciário brasileiro. Em decisão proferida no dia 14 de agosto, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, por unanimidade, pela possibilidade de uma empresa de cosméticos registrar como marca a expressão de propaganda “Theraskin Harmonia na pele”. Na decisão, o tribunal julgou a favor da empresa e decidiu que, mesmo que o signo fosse constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda, tal justificativa seria insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preenchesse os pressupostos necessários para exercer a função de marca.

O tribunal racionaliza que “apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão “Harmonia na pele”), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos aptos a conferir-lhe a distintividade necessária”.

Por fim, o STJ deferiu o pedido da empresa de cosméticos e reconheceu a possibilidade de registro da marca pleiteada. No entanto, o tribunal ressaltou que não se poderia conferir à empresa direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão “Harmonia na pele”, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação, fazendo-se necessário o apostilamento da referida restrição.

A decisão pode ser acessada através do link: REsp nº 2105557 – RJ

Chegou a hora de registrar sua tagline

Sua empresa tem algum slogan ou tagline que se enquadra no novo entendimento do INPI? Vamos registrar? Este é o momento ideal de sair na frente dos seus concorrentes e garantir o direito de exclusividade da sua tagline ou slogan.

Se você ficar com dúvidas se o seu caso é passível de registro, vamos agendar um horário para conversar?